(一) 称呼について
審決は，引用商標について，たとえローマ字「Ｍ」をモチーフにしたものであるとしても，このように図案化された構成にあっては，単なる幾何図形として認識され，これよりは特定の称呼，観念は生じないとし，そうすると，両商標の呼称，観念は比較すべくもないとする。
一般的に，図形の「丸」の中の文字を１字配した構成は，従来よりを「マル秘」，
を「マル優」，
を「マルＲ」，
を「マルＣ」等のように称呼する慣習があり，図形の丸の中に文字が含まれている場合に，特定の称呼が生じないとすることは極めて不当である。
本件商標は，図形の「丸」の中にローマ字「Ｍ」を１字配した構成であり，一方，引用商標は，図形の「丸」の中に図案化したローマ字「Ｍ」を１字配した構成である。したがって，両商標からは，ともに「マルエム」という称呼が生じる。
原告は，当業者に対し，引用商標の称呼についてアンケート調査を行ったところ，47社中19社が引用商標を「マルエム」と呼んでおり，9社が「マルエム」と呼んではいないが，そのように称呼することが可能であるとの回答をしており，両者を合わせれば28件（59.6％）に達する。
(二) 外観について
審決は，本件商標は，全体として力強い印象を与えるが，引用商標は，全体として繊細な印象を与え，両商標は，外観上，互いに明確に区別できる差異を有するとする。
しかしながら，本件商標が「全体として力強い印象を与える」ということも，あるいは引用商標が「繊細な印象を与える」というこｔもない。しかも，このような印象というのは，極めて抽象的な感性にすぎないのに，審決は，このことを主な理由として短絡的に両商標が非類似であると判断しており，不当である。
また，審決は，引用商標の構成を「２つの三角形状のもの」と認定しているが，これは，ローマ字「Ｍ」の文字を図案化してある点をことさら無視した誤った認定である。原告の名称である「MOTOROLA」の頭文字「Ｍ」を図案化したところのローマ字「Ｍ」をことさら左右２つに分割し，しかもその各１つが三角形に似ているとの判断であるが，図案化したローマ字「Ｍ」を２分割する理由が存しない。
たとえ，本件商標が「全体として力強い印象を与える」ものであり，引用商標が「全体として繊細な印象を与える」ものであると仮定しても，直ちに両商標の外観が非類似のものであるとする根拠とはならない。「力強い印象を与える」ものと「繊細な印象を与える」ものとの外観が類似することはあり得るからである。
両図形は，イ ともに図形の「丸」とローマ字「Ｍ」から構成される商標であって，
ロ ともに図形の「丸」とローマ字「Ｍ」のみから構成される点，
ハ ともにローマ字「Ｍ」が大文字である点，
ニ ともにローマ字「Ｍ」の左右の縦の線が裾広がりである点，
ホ ともにローマ字「Ｍ」が２つの尖鋭頂部を有する点，
ヘ ともにローマ字「Ｍ」の中央の「ｖ」字状の頂点が左右の縦線の両側よりやや高いところにある点，
ト ローマ字「Ｍ」の輪郭の傾斜がほぼ同一である点，
チ ともに左右対称形である点，
リ ともに図形の「丸」が一重の「丸」である点，
ヌ ともに図形の「丸」に突起や切断が存在しない点，
において構成の軌を一にするものである。たとえ，細部において若干の相違があるとしても，その相違点は，共通する全体的構成にわずかに変化を与えたものにすぎず，両商標を識別させるほどのものではない。したがって，取引上，相紛れるおそれのある外観を呈していることは明らかである。
原告がバッテリーチャージャー，プリント基板，半導体に使用している引用商標の使用態様と，被告が現にバッテリーチャージャー，プリント基板に使用している本件商標の使用態様をみれば，両商標の識別が困難であり，出所が混同されるおそれがあることが認められる。半導体では，商品が非常に小さいため，商標も非常に微少となり，両商標の識別は一層困難となる。
原告は，当業者に対し，本件商標と引用商標との外観の類似性についてアンケート調査をしたところ，アンケート添付写真Ａの商品については47社中30社が，写真Ｂの商品については47社中37社が，写真Ｃの商品については47社中42社の回答者が，出所の混同を起こしている。この回答者の中には，オムロン，シャープ，ソニー，松下通信工業，東京電気，日本電気，富士通，東芝等の代表的当業者の他，中日新聞社のマスコミ関係者の回答も含まれている。なかには，「MOTOROLA社の海賊版であると思う」との回答もあった。
以上のように，本件商標と引用商標は，外観が類似することにより出所の混同を起こしている。
(三) 出所の混同について
イ 本件商標は，現実に携帯電話，通信機器，コンピュータ，ＡＶ機器等の電源及び半導体に使用されているのに対し，引用商標でも，現実に携帯電話，通信機器，コンピュータ，ポケットベル，半導体等に使用されており，その使用される商品が極めて類似している。
ロ 本件商標の登録査定時は，平成元年9月14日である。
原告は，昭和37年に引用商標の使用を開始して以来，今日に至るまで日本国を含む世界100ケ国以上でこれを使用してきた。すなわち，引用商標は，上記登録査定時より27年も前から，日本国内において継続して使用されてきた。ハ 本件商標の登録査定時以前における引用商標の広告宣伝の方法，内容等について述べる。
＜新 聞＞
原告は，日本経済新聞，朝日新聞の全国版に，昭和62年から平成2年にかけて，本件商標の登録査定時以前に13回にわたり，全面企業広告「ありがとうシリーズ」を掲載し，その全広告において引用商標を表示した。この広告「ありがとうシリーズ」は，当時広くマスコミ，一般から注目を集め，89年度朝日広告賞部門賞を受賞した。
原告は，日経産業新聞，電波新聞等の専門紙上においても，頻繁に広告を掲載し，その全広告において引用商標を表示した。その内の幾つかにおいては，広告の中央に引用商標を大きく表示した。
また，原告の新製品が発表されるたびに，日本経済新聞，日経産業新聞，日刊工業新聞，電波新聞等によってその新製品が紹介され，掲載された新製品の写真から引用商標が認識できる。
さらに，平成元年当時，携帯電話の市場開放に関する「日米電気通信交渉」が連日報道され，引用商標が原告の携帯電話「マイクロタック」とともに頻繁にテレビ，新聞，雑誌で紹介された。＜雑 誌＞
原告は，日経エレクトロニクス誌上において，昭和46年以降見開き2頁ないし4頁にわたる製品広告を掲載し，特に昭和63年以降は毎号継続的に製品広告を掲載し，必ず引用商標を大きく表示した。同誌は，昭和63年1月から平成元年12月までの2年間に52号発行され，その発行部数は265万9917部（すなわち，１号当たり平均5万1153部発行）であり，当業者間において最も購読されている専門誌の一つである。
原告は，また，Computer Design，インターフェース，電子情報通信学会誌においても，同様の広告を掲載した。
原告のマイクロプロセッサは，本件商標の登録査定時以前からアップル社のパーソナルコンピュータ「マッキントッシュ」シリーズのCPUに利用され，原告のマイクロプロセッサには，必ず引用商標が表示されており，引用商標は，パソコンユーザーの間においても著名である。
原告は，郵政省通信政策局編集の電気通信時報にも引用商標を表示した全面企業広告を掲載した。
さらに，一般の雑誌に，原告の製品が記事や広告として取り上げられた例として，週間ポストにおけるポケットベルの紹介記事，日経トレンディにおける無線機の紹介記事，日経アントロポスの89年流行製品としてのぺージャの紹介記事等があり，ここに引用商標が表示されている。ニ 本件商標の登録査定時における原告及び原告の日本法人である「日本モトローラ株式会社」の営業規模について述べる。
同時点において，原告の資本金は12億4000万ドル（日本モトローラ株式会社のそれは140億7020万円，以下括弧内の数字が日本モトローラ株式会社についてのものである。），年間売上高は1988年度82億5000万ドル，設立は1928年（昭和37年），従業員数は約10万人（2382人）である。
原告は，本件商標の登録査定時において，既に米国大手企業100社の中で上位にあり，世界100ケ国でエレクトロニクス事業を含む企業として著名であった。
原告は，品質管理を通じて国際競争力の向上を目的としたマルコム・ポルドリッジ全米品質管理賞を1988年受賞し，その製品の品質は高く評価されており，このことは，新聞等を通じて日本国内でも広く報道され，当業者のみならず，一般需要者においても周知の事実である。
また，日本国内でも，原告の日本法人である「日本モトローラ株式会社」は，日本の18ケ所において事業を営んでおり，引用商標は，原告の製品である半導体，通信機器，ポケットベル，携帯電話，データ通信機器に表示された。特に，半導体は，日本国内において，年間約6億個（平成元年度）が販売され，この全ての原告製の半導体の表面に引用商標が表示され，需要者の間において，引用商標によって原告製であることが識別されてきた。ホ このように，本件商標の登録査定時において，引用商標には，原告の業務上の信用が化体され，引用商標は，当業者のみならず，エレクトロニクス製品に敏感な人々の間においても周知，著名であった。
したがって，本件商標がその制定商品に使用されると，その出所が原告であると誤認され，出所の混同を生ずる。